Umfang einer Widerklage von dem Unionsmarkengericht (Art. 128; Art. 124 Unionsmarkenverordnung)

Mit Urteil vom 08.06.2023 (C-654/21) hat der EuGH (Zehnte Kammer) in Bezug auf den Umfang einer in eine markenrechtlichen Verletzungsstreit als Verteidigungsmittel erhobenen Widerklage wie folgt entschieden:

„Art. 124 Buchst. d in Verbindung mit Art. 128 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke ist dahin auszulegen, dass eine Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit einer Unionsmarke sämtliche Rechte betreffen kann, die der Inhaber dieser Marke aus ihrer Eintragung ableitet, ohne dass die Widerklage in ihrem Gegenstand durch den Rahmen begrenzt wird, der durch die Verletzungsklage abgesteckt wird“.

Ausgangspunkt der Entscheidung war ein Vorabentscheidungsersuchen aus Polen. In dem zugrunde liegenden Rechtsstreit hatte LM, Inhaber der Unionswortmarke „Multiselect“, gegen KP (Beklagter) eine Klage wegen Verletzung vorstehender Marke erhoben. Der Beklagte wiederum erhob Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit der angegriffenen Marke. Die Verletzungsklage wurde anschließend vollständig abgewiesen.

In Bezug auf die Widerklage stellte das Gericht in Polen die Vertragsfrage, inwieweit es über die Widerklage zu befinden habe, wenn ihr Gegenstand, wie im Ausgangsverfahren, über ein „Verteidigungsmittel“ gegen die Verletzungsklage hinausgehe, denn die Widerklage betreffe nicht nur die von der Hauptklage erfassten Waren und Dienstleistungen, sondern gehe darüberhinaus. Das vorlegende Gericht war der Auffassung, dass die Widerklage nur diejenigen Forderungen umfassen könne, die in einem tatsächlichen Zusammenhang mit dem Verletzungsverfahren stehen. Anderenfalls bestünde die Gefahr, dass das Hauptverfahren hinter die Widerklage „zurücktrete“.

Der EuGH dazu festgestellt: Mangels einer Definition des Begriffs „Widerklage“ in VO (EU) 2017/1001 sei festzustellen, dass darunter grundsätzlich eine Gegenklage zu verstehen sei, die der Beklagte in einem vom Kläger betriebenen Verfahren vor demselben Gericht erhebt (Verweis auf EuGH GRUR 2022, 1669 Rn. 36 – Gemeinde Bodman-Ludwigshafen).

Weiter, so der EuGH, Rn. 32, sei eine Widerklage nicht mit einem bloßen Verteidigungsmittel zu verwechseln. Es handele sich um einen gesonderten und eigenständigen Antrag, dessen prozessuale Behandlung von der Klage unabhängig ist und der so mit auch dann weiterverfolgt werden kann, wenn die Klage des Klägers abgewiesen wird. Somit, so der EuGH, ist der Begriff „Widerklage“ zwar als Rechtsbehelf zu verstehen, der die Erhebung einer Verletzungsklage voraussetzt und daher mit dieser im Zusammenhang steht, doch zielt dieser Rechtsbehelf darauf ab, den Streitgegenstand zu erweitern und die Anerkennung eines von der Klage gesonderten und eigenständigen Antrages zu erreichen, insbesondere um die betreffende Marke für nichtig erklären zu lassen (Rn. 38 unter Verweis auf EuGH Entscheidung GRUR 2022, 1669 Rn. 39 – Gemeinde Bodman-Ludwigshafen). Damit unterscheide sich die Widerklage von einem bloßen Verteidigungsmittel und ihr Schicksal hängt nicht von demjenigen der Verletzungsklage ab (Rn. 34).

Nach alledem kommt der EuGH zu folgendem Schluss: In Anbetracht des eigenständigen Charakters der im Art. 128 der Unionsmarkenverordnung vorgesehenen Widerklage, kann ihr Gegenstand somit nicht durch den Inhalt des Verletzungsverfahrens, in dessen Rahmen die Widerklage erhoben wird, begrenzt werden (Rn. 35).

Kommentar: In der anwaltlichen Praxis wird daher bei der Entscheidung, ob eine Verletzungsklage erhoben werden soll, gegen eine Verletzungshandlung, die nur einen relativ kleinen Teil des WDL-Verzeichnisses der herangezogenen Marke betrifft, tatsächlich eine Verletzungsklage erhoben werden soll. Der EuGH hat ja nunmehr klargestellt, dass das Risiko besteht, dass im Rahmen der Widerklage nach Art. 128, welcher auf sämtliche in der Verordnung geregelten Verfalls- oder Nichtigkeitsgründe gestützt werden kann (Art. 128, Abs. 1) die klägerische Marke gegebenenfalls vollständig zu Fall gebracht werden kann.

Quelle:

https://betriebs-berater.ruw.de/wirtschaftsrecht/urteile/Verhaeltnis-der-Widerklage-auf-Erklaerung-der-Nichtigkeit-einer-Unionsmarke-zur-Verletzungsklage-45030

GMP News für Oktober 2022: CH-Bundesverwaltungsgericht zur rechtserhaltenden Benutzung bei abweichendem Gebrauch

 

Mit Urteil vom 14.06.2022 hat sich das CH-Bundesverwaltungsgericht (AZ B-6287/2020) zu Fragen des rechtserhaltenden Gebrauchs von Marken in abweichender Form befasst.

 

Die Beschwerdeführerin hatte gestützt auf ihre internationale Registrierung Nr. 810´018 („JUVEDERM“) Widerspruch eingelegt und vollständigen Widerruf der am 22.04.2016 von der Beschwerdegegnerin angemeldeten Wortmarke 701´681 („JUVEDERM“) verlangt. Die Beschwerdegegnerin erhob im Widerspruchsverfahren die Einrede des Nichtgebrauchs. Mit Widerspruchsentscheid vom 11.11.2020 wies das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) den Widerspruch mangels rechtserhaltenden Gebrauchs vollumfänglich ab. Dagegen erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde vom Bundesverwaltungsgericht. Nach Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht idR nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums vom fünf Jahren nicht gebraucht hat. Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet von dem Zeitpunkt an, zu welchem der Nichtgebrauch der Marke geltend gemacht worden ist (Art. 2 MSchG). Dabei muss die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke in der Schweiz in relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern lediglich glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaft machen bedeutet, so dass Bundesverwaltungsgericht, dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloß möglich, sondern eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machende Tatsache spricht. Als mögliche Belege für das Glaubhaftmachen des Gebrauchs können Urkunden (Rechnungen), Lieferscheine oder Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte) dienen. Nur diejenigen Urkunden oder Augenscheinobjekte können als Beweismittel berücksichtigt werden, die sich einwandfrei dem fraglichen Gebrauchszeitraum zuordnen lassen.

 

Der rechtserhaltende Gebrauch setzt voraus, dass die Marke in ihrer eingetragenen Form oder in einer nur unwesentlich abweichenden Form für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen benutzt wird. Im vorliegenden Fall legte die Beschwerdeführerin als Benutzungsnachweise diverse Rechnungen, Fach- und Produktinformationen sowie Produktkataloge vor. Bei den vorgelegten Belegen wurde die Widerspruchsmarke „JUVEDERM“ regelmäßig in abweichender Form verwendet, nämlich stets zusammen mit weiteren Zeichen, wie beispielsweise in den Kombinationen „JUVEDERM Ultra 2-4“, „JUVEDERM Voluma“ und „JUVEDERM Ultra Smile TSK“. Dazu stellt das Bundesverwaltungsgericht fest:

 

„Diese Zusätze legen zunächst eine Markenserie unter dem Stammbestandteil „JUVEDERM“ nahe. [Die Zusätze] beziehen sich auf die Eigenschaften der Waren und sind in Ihrem Charakter beschreibend und/oder anpreisend. Die Hinzufügung dieser beschreibenden und/oder anpreisenden Zusätze verändern die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „JUVEDERM“ allerdings nicht entscheidend. […] Abnehmer [erkennen] diese auch in Verbindung mit den Zusätzen und fassen sie als mit der eingetragenen Marke übereinstimmend auf“ (Urteil vom 14.06.2022, Ziff. 5.1.2).

 

Weiter hält das Bundesverwaltungsgericht in der oben genannten Entscheidung fest, dass nach gefestigter Rechtsprechung bereits eine minimale Marktbearbeitung in verhältnismäßig geringem Umfang für die Annahme eines ersthaften Gebrauchs ausreicht. Daher, so das Gericht, erfüllen die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Gebrauchsbelege die quantitativen Anforderungen in jeder Hinsicht.

 

Volltext:

https://www.bvger.ch/bvger/de/home/rechtsprechung/entscheiddatenbank-bvger.html

In dem Urteil vom 22.09.2021 (Az: IZR 20/21) hat der Bundesgerichtshof (BGH) im Zusammenhang mit einer Entscheidung zur Schadensersatzverpflichtung bei Markenverletzungen (§ 14, Abs. 6, S. 3 MarkenG, § 287) festgestellt, dass ein Schadensersatzanspruch im Rahmen der Lizenzanalogie auf der Grundlage einer Umsatzlizenz auch dann zu berechnen ist, wenn die Markenrechtsverletzung allein in der Werbung erfolgt ist und die betreffende Marke nicht auch zur Produktkennzeichnung verwendet wird. In dem zu entscheidenden Fall hatte die Verletzerin in Werbebriefen die Klagemarke „Layher“ in rechtswidriger Weise verwendet und hatte nach Abmahnung durch die Klägerin wegen dieser Werbeaktion eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgegeben, unter der sie sich unter anderem verpflichtet hatte, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Verletzungshandlung entstanden ist und noch entstehen wird.

Auf der Basis des von der Verletzerin erzielten Umsatzes mit den markenverletzenden Gerüstbauteilen hatte das LG Stuttgart (GRUR-RS 2020,39648) die Klägerin zur Schadensersatzzahlung auf der Grundlage einer fiktiven Lizenzgebühr in Höhe von 8% des erzielten Nettoumsatzes verurteilt. In der Berufung wurde der fiktiven Linzensatz auf 5% herabgesetzt. Das OLG Stuttgart (WRP 2021,539) stellte fest, dass der Umstand zu berücksichtigen sei, dass die Beklagte die Marke der Klägerin lediglich in ihrer Werbung verwendet habe. Danach sei ein fiktiver Lizenzsatz von 5% angemessen.

Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg. Der BGH stellt fest, dass auch bei einer allein die Werbung, nicht aber die Kennzeichnung und den Vertrieb von Produkten betreffenden Markenverletzung die fiktive Lizenzgebühr auf der Basis einer Umsatzlizenz berechnet werden könne. Die Feststellung des Berufungsgerichts, dass die Anknüpfung der Lizenzgebühr an Art und Umfang des Werbeaufwands nicht per se besser geeignet sei als die Anknüpfung an den Umsatz, um die Höhe der fiktiven Lizenzgebühr zu ermitteln, hat der BGH bestätigt. Weiter führt er aus, dass auch die Interessen des fiktiven Lizenzgebers im Rahmen der angemessenen üblichen Lizenzgebühr Berücksichtigung finden müssten. Vernünftige Lizenzvertragsparteien würden in ihre Überlegung zu einer angemessenen Lizenzgebühr zum Beispiel das Risiko eines Marktverwirrungsschadens oder das Risiko der Minderung des Prestigewerts der Produkte des Markeninhabers einbeziehen. Gegen Ende der Entscheidung stellt der BGH dann wie folgt fest: Auch wenn eine Lizenzminderung nicht damit begründet werden kann, dass die Markenrechtsverletzung nur in der Werbung erfolgt ist, bedeute dies nicht, dass diese Art der Markenrechtsverletzung bei der Bemessung der fiktiven Lizenzgebühr keine Berücksichtigung finde. Eine deutliche Herabsetzung des Lizenzsatzes sei gerechtfertigt in Fällen, in denen die Lizenzgebühr an einen Umsatz anknüpft, der nur zu einem geringen Teil auf der Markenverletzung ruht. Der insoweit erforderliche Abschlag erfolge im Rahmen der Schadensschätzung nach § 287 ZPO durch das Gericht und die Reduzierung der fiktiven Lizenzgebühr auf 5% sei nicht zu beanstanden.

Volltext:
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=124401&pos=9&anz=848

Kein Markenschutz für den „Sound of Silence“ beim Öffnen einer Getränkedose / In seiner Entscheidung vom 07. Juli 2021 (AZ:T-668/19) bestätigte das Gericht erster Instanz die Zurückweisung der Hörmarke.

Mangelnde Klarheit und Eindeutigkeit von Begriffen im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (WDL-Verzeichnis) von Unionsmarken, wie z.B. „Computersoftware“, führen nicht zur Nichtigkeit. Mangelnde Benutzungsabsicht führt nicht zur Bösgläubigkeit des Markeninhabers, es sei denn, aus Indizien ergibt sich die Absicht des Inhabers, in einer den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden, oder sich ein ausschließliches Recht zu […]