Das schweizerische Bundesgericht hat die Löschung der Formmarke 486 889 für die Nespressokapsel bestätigt (Urteil vom 7. September 2021 – 4A 61/2021). Damit kommt eine langjährige Auseinandersetzung um die Schutzfähigkeit der Nespressokapsel als Formmarke zu einem Ende. Auch das Deutsche Markenamt (DPMA) hatte zunächst die Eintragung abgelehnt, bevor diese dann doch am 3. April 2003 erfolgte. Das Europäische Markenamt EUIPO hat die Eintragung als Unionsmarke mit der Begründung verweigert, dass die Form der Nespressokapsel keine Unterscheidungskraft erworben habe. In der Schweiz ist der zuvor bestehende Schutz als Formmarke nun aufgrund einer Markennichtigkeitsklage des Wettbewerbers „Ethical Coffee“ zu Ende gegangen. Wie auch andere Wettbewerber, hatte Ethical Coffee eine Kapsel mit einer zur geschützten Marke ähnlichen Form entwickelt, die mit den Nespresso-Maschinen kompatibel ist. Wie auch in anderen Fällen, klagte Nestlé gegen Ethical Coffee und machte geltend, diese habe durch den Vertrieb von Kapseln, die den originalen Nespressokapseln sehr ähnlich seien, ihre Markenrechte sowie darüber hinaus wettbewerbsrechtliche Ansprüche verletzt (Artikel 55 Absatz 1 MSchG, Artikel 9 Absatz 1 UWG). Ethical Coffee verteidigte sich im Wege einer Widerklage damit, dass die eingetragene Marke ungültig sei, da diese eine technisch notwendige Form im Sinne von Artikel 2 lit. b. MSchG beanspruche.

Das Zivilgericht des Kanton Waadt hat der von Ethical Coffee erhobenen Widerklage stattgegeben und die Löschung der Formmarke von Nestlé beim IGE verfügt. Es hat seine Entscheidung damit begründet, dass es sich bei dieser Formmarke um ein Zeichen des Gemeinguts nach Artikel 2 lit. b. MSchG handele, welche sich nicht als Marke durchgesetzt habe. Auf die Beschwerde von Nestle bestätigt nun das Bundesgericht die Entscheidung der Vorinstanz, allerdings mit einer abweichenden Begründung: Selbst, wenn sich eine technisch notwendige Form im Verkehr durchgesetzt habe, sei einer solchen Formmarke die Eintragung zu verweigern. Der im vorliegenden Fall bejahten technischen Notwendigkeit einer bestimmten Formgestaltung sei Vorrang auch vor der Verkehrsdurchsetzung nach Artikel 2 lit. b. MSchG zu zubilligen.

Das Bundesgericht führte weiter aus: Eine technische Notwendigkeit liege vor, wenn einem Mitbewerber für ein Produkt der betreffenden Art (technisch) überhaupt keine alternative Form zur Verfügung stehe oder die Produktion einer solchen ihm im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbes nicht zugemutet werden könne. Das Gericht habe bei der Entscheidung über diese Frage einen strengen Maßstab anzulegen. Das Bundesgericht bestätigt weiter, dass die Kompatibilität eines Produkts, in diesem Fall die Nutzung von Kapseln Dritter in Nespresso-Maschinen, die Grundlage für eine technische Notwendigkeit in Sinne von Artikel 2 lit. b. MSchG darstelle. Es führt weiter aus, dass das Monopol des Inhabers der Formmarke nur dann zulässig sei, wenn den Wettbewerbern gleichwertig alternative Formen zur Verfügung stünden. Es sei den Mitbewerbern nicht zuzumuten, zusätzliche Produktionskosten zu tragen, selbst wenn der finanzielle Aufwand gering sei. Im Sinne der Gleichbehandlung im funktionellen Wettbewerb sei allen Konkurrenten in einem Markt eine gleichwertige Ausgangslage zu schaffen. Neben den Interessen den Wettbewerber müssen dabei auch die Interessen des Verbrauchens berücksichtigt werden.

Volltext: 4A_61/2021 07.09.2021 – Schweizerisches Bundesgericht (bger.ch)