GMP News Februar 2022 – Schadensersatzberechnung bei Markenverletzung nur in der Werbung

In dem Urteil vom 22.09.2021 (Az: IZR 20/21) hat der Bundesgerichtshof (BGH) im Zusammenhang mit einer Entscheidung zur Schadensersatzverpflichtung bei Markenverletzungen (§ 14, Abs. 6, S. 3 MarkenG, § 287) festgestellt, dass ein Schadensersatzanspruch im Rahmen der Lizenzanalogie auf der Grundlage einer Umsatzlizenz auch dann zu berechnen ist, wenn die Markenrechtsverletzung allein in der Werbung erfolgt ist und die betreffende Marke nicht auch zur Produktkennzeichnung verwendet wird. In dem zu entscheidenden Fall hatte die Verletzerin in Werbebriefen die Klagemarke „Layher“ in rechtswidriger Weise verwendet und hatte nach Abmahnung durch die Klägerin wegen dieser Werbeaktion eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgegeben, unter der sie sich unter anderem verpflichtet hatte, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Verletzungshandlung entstanden ist und noch entstehen wird.

Auf der Basis des von der Verletzerin erzielten Umsatzes mit den markenverletzenden Gerüstbauteilen hatte das LG Stuttgart (GRUR-RS 2020,39648) die Klägerin zur Schadensersatzzahlung auf der Grundlage einer fiktiven Lizenzgebühr in Höhe von 8% des erzielten Nettoumsatzes verurteilt. In der Berufung wurde der fiktiven Linzensatz auf 5% herabgesetzt. Das OLG Stuttgart (WRP 2021,539) stellte fest, dass der Umstand zu berücksichtigen sei, dass die Beklagte die Marke der Klägerin lediglich in ihrer Werbung verwendet habe. Danach sei ein fiktiver Lizenzsatz von 5% angemessen.

Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg. Der BGH stellt fest, dass auch bei einer allein die Werbung, nicht aber die Kennzeichnung und den Vertrieb von Produkten betreffenden Markenverletzung die fiktive Lizenzgebühr auf der Basis einer Umsatzlizenz berechnet werden könne. Die Feststellung des Berufungsgerichts, dass die Anknüpfung der Lizenzgebühr an Art und Umfang des Werbeaufwands nicht per se besser geeignet sei als die Anknüpfung an den Umsatz, um die Höhe der fiktiven Lizenzgebühr zu ermitteln, hat der BGH bestätigt. Weiter führt er aus, dass auch die Interessen des fiktiven Lizenzgebers im Rahmen der angemessenen üblichen Lizenzgebühr Berücksichtigung finden müssten. Vernünftige Lizenzvertragsparteien würden in ihre Überlegung zu einer angemessenen Lizenzgebühr zum Beispiel das Risiko eines Marktverwirrungsschadens oder das Risiko der Minderung des Prestigewerts der Produkte des Markeninhabers einbeziehen. Gegen Ende der Entscheidung stellt der BGH dann wie folgt fest: Auch wenn eine Lizenzminderung nicht damit begründet werden kann, dass die Markenrechtsverletzung nur in der Werbung erfolgt ist, bedeute dies nicht, dass diese Art der Markenrechtsverletzung bei der Bemessung der fiktiven Lizenzgebühr keine Berücksichtigung finde. Eine deutliche Herabsetzung des Lizenzsatzes sei gerechtfertigt in Fällen, in denen die Lizenzgebühr an einen Umsatz anknüpft, der nur zu einem geringen Teil auf der Markenverletzung ruht. Der insoweit erforderliche Abschlag erfolge im Rahmen der Schadensschätzung nach § 287 ZPO durch das Gericht und die Reduzierung der fiktiven Lizenzgebühr auf 5% sei nicht zu beanstanden.

Volltext:
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