Agentenmarke in der Schweiz/Voraussetzungen Vorläufiger Rechtsschutz / Verfügungsverbot

Eine kürzlich veröffentlichte Entscheidung des Kantonsgerichts Baselland vom 28.05.2024 (AZ 43023200) zeigt anschaulich die Voraussetzungen für die Erwirkung einer -nach deutscher Terminologie- einstweiligen Verfügung, in der Schweiz als superprovisorische Maßnahme bezeichnet. Anlass für den Rechtsstreit zwischen einem Unternehmen mit Sitz in Deutschland und seinem (früheren) schweizerischen Kooperationspartner war die Frage, ob das schweizerische Unternehmen berechtigt war, Zeichen des deutschen Partners in der Schweiz als Marken anzumelden.

Zur internationalen Zuständigkeit stellte das Gericht fest, dass Ansprüche aus Immaterialgüterrechten gemäß Art. 110 Abs. 1 IPRG dem Recht des Staates unterstünden, für welchen der immaterialgüterrechtliche Schutz beansprucht werde. Insoweit Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb geltend gemacht würden, so das Gericht, unterstünden sie dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet (Art. 136 Abs. 1 IPRG).

Das angerufene Gericht sei auch örtlich zuständig für den Erlass des von der Klägerin im einstweiligen Rechtsschutzverfahren begehrten Verfügungsverbots. Für Klagen betreffend die Gültigkeit oder Eintragung und/oder Gültigkeit von Immaterialgüterrechten in der Schweiz seien die funktional zuständigen Gerichte am Sitz des Beklagten zuständig (Art. 109 Abs. 1 IPRG).

Zu den Voraussetzungen für eine vorsorgliche Maßnahme (Art. 261 Abs. 1 ZPO) führt das Urteil aus, dass eine Partei verlangen kann, dass das Gericht vorsorgliche Maßnahmen trifft, wenn sie (a) glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzend ist (Verfügungsanspruch) und (b) darüber hinaus glaubhaft darlegt, dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Verfügungsgrund). Darüber hinaus ist es erforderlich, dass eine zeitliche Dringlichkeit besteht. An dieser fehle es dann, wenn ein hinreichender Rechtschutz ebenso gut im Hauptsacheverfahren erreicht werden könne, was vorliegend nicht der Fall sei.

Maßstab für die Darlegung des Verfügungsanspruchs sei die „Glaubhaftmachung“, wobei Glaubhaftmachen mehr bedeute, als behaupten, aber weniger als beweisen (Urteil Ziff. 2.1). Das Gericht stellt weiter fest, dass die Gesuchsklägerin glaubhaft dargelegt habe, dass ihr markenschutzrechtlicher Hauptanspruch wahrscheinlich begründet ist und dass eine Verletzung  und ein nicht wiedergutzumachender Nachteil drohe, müsste ein Hauptsacheverfahren abgewartet werden. Die von dem Gericht vorgenommene Hauptsache- Prognose führte zur Bejahung von Verfügungsanspruch und Verfügungsgrund und zum Erlass des begehrten Verfügungsverbots über die von der Verfügungsbeklagten vorgenommenen insgesamt rund 30 Markenanmeldungen. Das Gericht begründete seine Maßnahme-Entscheidung u.a. wie folgt: Der Erlass einer Registersperre beziehungsweise eines Vergütungsverbotes im Verfügungsverfahren sei angebracht, weil sie nicht allzu schwer in die Rechtssphäre des Beklagten eingreife. Diese Maßnahme sei auch verhältnismäßig, insbesondere weil die Beklagte als Inhaberin der streitgegenständlichen Marken- und Markenanmeldungen eingetragen bleibe. Durch die Maßnahme werde die Beklagte nicht daran gehindert, die streitgegenständliche Marken und Markenanmeldungen weiterhin zu gebrauchen. Der Verfügungsanspruch der Klägerin sei hinreichend glaubhaft gemacht. Nach Art. 4 MSchG genießen Marken keinen Schutz, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen Berechtigten eingetragen oder die nach Wegfall der Zustimmung in Register eingetragen bleiben, sogenannte Agentenmarken (vgl. Ziff. 3.3.1 des Urteils). Das Gericht bejahte die Dringlichkeit der Maßnahme mit der drohenden Gefahr der Übertragung der streitbefangenen Marken(-anmeldungen) durch die Verfügungsbeklagte auf einen gutgläubigen Dritten (Ziff. 3.3.5). Eine solche Handlung, so das Gericht, würde die konkrete Gefahr mit sich bringen, dass die Übertragungs- bzw. Nichtigkeitsklage der Klägerin mangels Passivlegitimation abzuweisen wäre, sofern keinen Parteiwechsel nach Art. 83 ZPO(CH) stattfinden würde, was aufgrund der vorliegenden Streitigkeit zwischen den Parteien nicht anzunehmen sei. Damit falle die Hauptsachenprognose in Bezug auf den glaubhaft gemachten Übertragungsanspruch der Klägerin positiv aus.

Link zur Entscheidung:

https://bl.swisslex.ch/de/doc/claw/adab30a1-3be7-49c9-bbf3-68d414fd2176/search/214994936

Umfang einer Widerklage von dem Unionsmarkengericht (Art. 128; Art. 124 Unionsmarkenverordnung)

Mit Urteil vom 08.06.2023 (C-654/21) hat der EuGH (Zehnte Kammer) in Bezug auf den Umfang einer in eine markenrechtlichen Verletzungsstreit als Verteidigungsmittel erhobenen Widerklage wie folgt entschieden:

„Art. 124 Buchst. d in Verbindung mit Art. 128 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke ist dahin auszulegen, dass eine Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit einer Unionsmarke sämtliche Rechte betreffen kann, die der Inhaber dieser Marke aus ihrer Eintragung ableitet, ohne dass die Widerklage in ihrem Gegenstand durch den Rahmen begrenzt wird, der durch die Verletzungsklage abgesteckt wird“.

Ausgangspunkt der Entscheidung war ein Vorabentscheidungsersuchen aus Polen. In dem zugrunde liegenden Rechtsstreit hatte LM, Inhaber der Unionswortmarke „Multiselect“, gegen KP (Beklagter) eine Klage wegen Verletzung vorstehender Marke erhoben. Der Beklagte wiederum erhob Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit der angegriffenen Marke. Die Verletzungsklage wurde anschließend vollständig abgewiesen.

In Bezug auf die Widerklage stellte das Gericht in Polen die Vertragsfrage, inwieweit es über die Widerklage zu befinden habe, wenn ihr Gegenstand, wie im Ausgangsverfahren, über ein „Verteidigungsmittel“ gegen die Verletzungsklage hinausgehe, denn die Widerklage betreffe nicht nur die von der Hauptklage erfassten Waren und Dienstleistungen, sondern gehe darüberhinaus. Das vorlegende Gericht war der Auffassung, dass die Widerklage nur diejenigen Forderungen umfassen könne, die in einem tatsächlichen Zusammenhang mit dem Verletzungsverfahren stehen. Anderenfalls bestünde die Gefahr, dass das Hauptverfahren hinter die Widerklage „zurücktrete“.

Der EuGH dazu festgestellt: Mangels einer Definition des Begriffs „Widerklage“ in VO (EU) 2017/1001 sei festzustellen, dass darunter grundsätzlich eine Gegenklage zu verstehen sei, die der Beklagte in einem vom Kläger betriebenen Verfahren vor demselben Gericht erhebt (Verweis auf EuGH GRUR 2022, 1669 Rn. 36 – Gemeinde Bodman-Ludwigshafen).

Weiter, so der EuGH, Rn. 32, sei eine Widerklage nicht mit einem bloßen Verteidigungsmittel zu verwechseln. Es handele sich um einen gesonderten und eigenständigen Antrag, dessen prozessuale Behandlung von der Klage unabhängig ist und der so mit auch dann weiterverfolgt werden kann, wenn die Klage des Klägers abgewiesen wird. Somit, so der EuGH, ist der Begriff „Widerklage“ zwar als Rechtsbehelf zu verstehen, der die Erhebung einer Verletzungsklage voraussetzt und daher mit dieser im Zusammenhang steht, doch zielt dieser Rechtsbehelf darauf ab, den Streitgegenstand zu erweitern und die Anerkennung eines von der Klage gesonderten und eigenständigen Antrages zu erreichen, insbesondere um die betreffende Marke für nichtig erklären zu lassen (Rn. 38 unter Verweis auf EuGH Entscheidung GRUR 2022, 1669 Rn. 39 – Gemeinde Bodman-Ludwigshafen). Damit unterscheide sich die Widerklage von einem bloßen Verteidigungsmittel und ihr Schicksal hängt nicht von demjenigen der Verletzungsklage ab (Rn. 34).

Nach alledem kommt der EuGH zu folgendem Schluss: In Anbetracht des eigenständigen Charakters der im Art. 128 der Unionsmarkenverordnung vorgesehenen Widerklage, kann ihr Gegenstand somit nicht durch den Inhalt des Verletzungsverfahrens, in dessen Rahmen die Widerklage erhoben wird, begrenzt werden (Rn. 35).

Kommentar: In der anwaltlichen Praxis wird daher bei der Entscheidung, ob eine Verletzungsklage erhoben werden soll, gegen eine Verletzungshandlung, die nur einen relativ kleinen Teil des WDL-Verzeichnisses der herangezogenen Marke betrifft, tatsächlich eine Verletzungsklage erhoben werden soll. Der EuGH hat ja nunmehr klargestellt, dass das Risiko besteht, dass im Rahmen der Widerklage nach Art. 128, welcher auf sämtliche in der Verordnung geregelten Verfalls- oder Nichtigkeitsgründe gestützt werden kann (Art. 128, Abs. 1) die klägerische Marke gegebenenfalls vollständig zu Fall gebracht werden kann.

Quelle:

https://betriebs-berater.ruw.de/wirtschaftsrecht/urteile/Verhaeltnis-der-Widerklage-auf-Erklaerung-der-Nichtigkeit-einer-Unionsmarke-zur-Verletzungsklage-45030

GMP News für Oktober 2022: CH-Bundesverwaltungsgericht zur rechtserhaltenden Benutzung bei abweichendem Gebrauch

 

Mit Urteil vom 14.06.2022 hat sich das CH-Bundesverwaltungsgericht (AZ B-6287/2020) zu Fragen des rechtserhaltenden Gebrauchs von Marken in abweichender Form befasst.

 

Die Beschwerdeführerin hatte gestützt auf ihre internationale Registrierung Nr. 810´018 („JUVEDERM“) Widerspruch eingelegt und vollständigen Widerruf der am 22.04.2016 von der Beschwerdegegnerin angemeldeten Wortmarke 701´681 („JUVEDERM“) verlangt. Die Beschwerdegegnerin erhob im Widerspruchsverfahren die Einrede des Nichtgebrauchs. Mit Widerspruchsentscheid vom 11.11.2020 wies das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) den Widerspruch mangels rechtserhaltenden Gebrauchs vollumfänglich ab. Dagegen erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde vom Bundesverwaltungsgericht. Nach Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht idR nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums vom fünf Jahren nicht gebraucht hat. Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet von dem Zeitpunkt an, zu welchem der Nichtgebrauch der Marke geltend gemacht worden ist (Art. 2 MSchG). Dabei muss die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke in der Schweiz in relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern lediglich glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaft machen bedeutet, so dass Bundesverwaltungsgericht, dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloß möglich, sondern eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machende Tatsache spricht. Als mögliche Belege für das Glaubhaftmachen des Gebrauchs können Urkunden (Rechnungen), Lieferscheine oder Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte) dienen. Nur diejenigen Urkunden oder Augenscheinobjekte können als Beweismittel berücksichtigt werden, die sich einwandfrei dem fraglichen Gebrauchszeitraum zuordnen lassen.

 

Der rechtserhaltende Gebrauch setzt voraus, dass die Marke in ihrer eingetragenen Form oder in einer nur unwesentlich abweichenden Form für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen benutzt wird. Im vorliegenden Fall legte die Beschwerdeführerin als Benutzungsnachweise diverse Rechnungen, Fach- und Produktinformationen sowie Produktkataloge vor. Bei den vorgelegten Belegen wurde die Widerspruchsmarke „JUVEDERM“ regelmäßig in abweichender Form verwendet, nämlich stets zusammen mit weiteren Zeichen, wie beispielsweise in den Kombinationen „JUVEDERM Ultra 2-4“, „JUVEDERM Voluma“ und „JUVEDERM Ultra Smile TSK“. Dazu stellt das Bundesverwaltungsgericht fest:

 

„Diese Zusätze legen zunächst eine Markenserie unter dem Stammbestandteil „JUVEDERM“ nahe. [Die Zusätze] beziehen sich auf die Eigenschaften der Waren und sind in Ihrem Charakter beschreibend und/oder anpreisend. Die Hinzufügung dieser beschreibenden und/oder anpreisenden Zusätze verändern die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „JUVEDERM“ allerdings nicht entscheidend. […] Abnehmer [erkennen] diese auch in Verbindung mit den Zusätzen und fassen sie als mit der eingetragenen Marke übereinstimmend auf“ (Urteil vom 14.06.2022, Ziff. 5.1.2).

 

Weiter hält das Bundesverwaltungsgericht in der oben genannten Entscheidung fest, dass nach gefestigter Rechtsprechung bereits eine minimale Marktbearbeitung in verhältnismäßig geringem Umfang für die Annahme eines ersthaften Gebrauchs ausreicht. Daher, so das Gericht, erfüllen die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Gebrauchsbelege die quantitativen Anforderungen in jeder Hinsicht.

 

Volltext:

https://www.bvger.ch/bvger/de/home/rechtsprechung/entscheiddatenbank-bvger.html

In dem Urteil vom 22.09.2021 (Az: IZR 20/21) hat der Bundesgerichtshof (BGH) im Zusammenhang mit einer Entscheidung zur Schadensersatzverpflichtung bei Markenverletzungen (§ 14, Abs. 6, S. 3 MarkenG, § 287) festgestellt, dass ein Schadensersatzanspruch im Rahmen der Lizenzanalogie auf der Grundlage einer Umsatzlizenz auch dann zu berechnen ist, wenn die Markenrechtsverletzung allein in der Werbung erfolgt ist und die betreffende Marke nicht auch zur Produktkennzeichnung verwendet wird. In dem zu entscheidenden Fall hatte die Verletzerin in Werbebriefen die Klagemarke „Layher“ in rechtswidriger Weise verwendet und hatte nach Abmahnung durch die Klägerin wegen dieser Werbeaktion eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgegeben, unter der sie sich unter anderem verpflichtet hatte, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Verletzungshandlung entstanden ist und noch entstehen wird.

Auf der Basis des von der Verletzerin erzielten Umsatzes mit den markenverletzenden Gerüstbauteilen hatte das LG Stuttgart (GRUR-RS 2020,39648) die Klägerin zur Schadensersatzzahlung auf der Grundlage einer fiktiven Lizenzgebühr in Höhe von 8% des erzielten Nettoumsatzes verurteilt. In der Berufung wurde der fiktiven Linzensatz auf 5% herabgesetzt. Das OLG Stuttgart (WRP 2021,539) stellte fest, dass der Umstand zu berücksichtigen sei, dass die Beklagte die Marke der Klägerin lediglich in ihrer Werbung verwendet habe. Danach sei ein fiktiver Lizenzsatz von 5% angemessen.

Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg. Der BGH stellt fest, dass auch bei einer allein die Werbung, nicht aber die Kennzeichnung und den Vertrieb von Produkten betreffenden Markenverletzung die fiktive Lizenzgebühr auf der Basis einer Umsatzlizenz berechnet werden könne. Die Feststellung des Berufungsgerichts, dass die Anknüpfung der Lizenzgebühr an Art und Umfang des Werbeaufwands nicht per se besser geeignet sei als die Anknüpfung an den Umsatz, um die Höhe der fiktiven Lizenzgebühr zu ermitteln, hat der BGH bestätigt. Weiter führt er aus, dass auch die Interessen des fiktiven Lizenzgebers im Rahmen der angemessenen üblichen Lizenzgebühr Berücksichtigung finden müssten. Vernünftige Lizenzvertragsparteien würden in ihre Überlegung zu einer angemessenen Lizenzgebühr zum Beispiel das Risiko eines Marktverwirrungsschadens oder das Risiko der Minderung des Prestigewerts der Produkte des Markeninhabers einbeziehen. Gegen Ende der Entscheidung stellt der BGH dann wie folgt fest: Auch wenn eine Lizenzminderung nicht damit begründet werden kann, dass die Markenrechtsverletzung nur in der Werbung erfolgt ist, bedeute dies nicht, dass diese Art der Markenrechtsverletzung bei der Bemessung der fiktiven Lizenzgebühr keine Berücksichtigung finde. Eine deutliche Herabsetzung des Lizenzsatzes sei gerechtfertigt in Fällen, in denen die Lizenzgebühr an einen Umsatz anknüpft, der nur zu einem geringen Teil auf der Markenverletzung ruht. Der insoweit erforderliche Abschlag erfolge im Rahmen der Schadensschätzung nach § 287 ZPO durch das Gericht und die Reduzierung der fiktiven Lizenzgebühr auf 5% sei nicht zu beanstanden.

Volltext:
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=124401&pos=9&anz=848

Kein Markenschutz für den „Sound of Silence“ beim Öffnen einer Getränkedose / In seiner Entscheidung vom 07. Juli 2021 (AZ:T-668/19) bestätigte das Gericht erster Instanz die Zurückweisung der Hörmarke.