Agentenmarke in der Schweiz/Voraussetzungen Vorläufiger Rechtsschutz / Verfügungsverbot

Eine kürzlich veröffentlichte Entscheidung des Kantonsgerichts Baselland vom 28.05.2024 (AZ 43023200) zeigt anschaulich die Voraussetzungen für die Erwirkung einer -nach deutscher Terminologie- einstweiligen Verfügung, in der Schweiz als superprovisorische Maßnahme bezeichnet. Anlass für den Rechtsstreit zwischen einem Unternehmen mit Sitz in Deutschland und seinem (früheren) schweizerischen Kooperationspartner war die Frage, ob das schweizerische Unternehmen berechtigt war, Zeichen des deutschen Partners in der Schweiz als Marken anzumelden.

Zur internationalen Zuständigkeit stellte das Gericht fest, dass Ansprüche aus Immaterialgüterrechten gemäß Art. 110 Abs. 1 IPRG dem Recht des Staates unterstünden, für welchen der immaterialgüterrechtliche Schutz beansprucht werde. Insoweit Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb geltend gemacht würden, so das Gericht, unterstünden sie dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet (Art. 136 Abs. 1 IPRG).

Das angerufene Gericht sei auch örtlich zuständig für den Erlass des von der Klägerin im einstweiligen Rechtsschutzverfahren begehrten Verfügungsverbots. Für Klagen betreffend die Gültigkeit oder Eintragung und/oder Gültigkeit von Immaterialgüterrechten in der Schweiz seien die funktional zuständigen Gerichte am Sitz des Beklagten zuständig (Art. 109 Abs. 1 IPRG).

Zu den Voraussetzungen für eine vorsorgliche Maßnahme (Art. 261 Abs. 1 ZPO) führt das Urteil aus, dass eine Partei verlangen kann, dass das Gericht vorsorgliche Maßnahmen trifft, wenn sie (a) glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzend ist (Verfügungsanspruch) und (b) darüber hinaus glaubhaft darlegt, dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Verfügungsgrund). Darüber hinaus ist es erforderlich, dass eine zeitliche Dringlichkeit besteht. An dieser fehle es dann, wenn ein hinreichender Rechtschutz ebenso gut im Hauptsacheverfahren erreicht werden könne, was vorliegend nicht der Fall sei.

Maßstab für die Darlegung des Verfügungsanspruchs sei die „Glaubhaftmachung“, wobei Glaubhaftmachen mehr bedeute, als behaupten, aber weniger als beweisen (Urteil Ziff. 2.1). Das Gericht stellt weiter fest, dass die Gesuchsklägerin glaubhaft dargelegt habe, dass ihr markenschutzrechtlicher Hauptanspruch wahrscheinlich begründet ist und dass eine Verletzung  und ein nicht wiedergutzumachender Nachteil drohe, müsste ein Hauptsacheverfahren abgewartet werden. Die von dem Gericht vorgenommene Hauptsache- Prognose führte zur Bejahung von Verfügungsanspruch und Verfügungsgrund und zum Erlass des begehrten Verfügungsverbots über die von der Verfügungsbeklagten vorgenommenen insgesamt rund 30 Markenanmeldungen. Das Gericht begründete seine Maßnahme-Entscheidung u.a. wie folgt: Der Erlass einer Registersperre beziehungsweise eines Vergütungsverbotes im Verfügungsverfahren sei angebracht, weil sie nicht allzu schwer in die Rechtssphäre des Beklagten eingreife. Diese Maßnahme sei auch verhältnismäßig, insbesondere weil die Beklagte als Inhaberin der streitgegenständlichen Marken- und Markenanmeldungen eingetragen bleibe. Durch die Maßnahme werde die Beklagte nicht daran gehindert, die streitgegenständliche Marken und Markenanmeldungen weiterhin zu gebrauchen. Der Verfügungsanspruch der Klägerin sei hinreichend glaubhaft gemacht. Nach Art. 4 MSchG genießen Marken keinen Schutz, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen Berechtigten eingetragen oder die nach Wegfall der Zustimmung in Register eingetragen bleiben, sogenannte Agentenmarken (vgl. Ziff. 3.3.1 des Urteils). Das Gericht bejahte die Dringlichkeit der Maßnahme mit der drohenden Gefahr der Übertragung der streitbefangenen Marken(-anmeldungen) durch die Verfügungsbeklagte auf einen gutgläubigen Dritten (Ziff. 3.3.5). Eine solche Handlung, so das Gericht, würde die konkrete Gefahr mit sich bringen, dass die Übertragungs- bzw. Nichtigkeitsklage der Klägerin mangels Passivlegitimation abzuweisen wäre, sofern keinen Parteiwechsel nach Art. 83 ZPO(CH) stattfinden würde, was aufgrund der vorliegenden Streitigkeit zwischen den Parteien nicht anzunehmen sei. Damit falle die Hauptsachenprognose in Bezug auf den glaubhaft gemachten Übertragungsanspruch der Klägerin positiv aus.

Link zur Entscheidung:

https://bl.swisslex.ch/de/doc/claw/adab30a1-3be7-49c9-bbf3-68d414fd2176/search/214994936

GMP News Mai 2024. Werbung mit einer Drittmarke-Verbot der Verwendung von Bezeichnung „BMW Service“

In seiner Entscheidung vom 17.11.2023 (OG.2017.00019) hat das Obergericht des Kantons Glarus die Verwendung der Bezeichnungen „BMW Garage“ oder „BMW Partner“ durch die Beklagte, welche seit 2003 nicht mehr autorisierte BMW-Händlerin war, verboten.

BMW hatte in der im Jahre 2017 eingereichten Klage geltend gemacht, dass die Beklagte nach Beendigung des Vertragshändlervertrages unerlaubterweise weiterhin u. a. auf Ihrem Geschäftsgelände auf Pylonen Marken von BMW verwende und sich im Geschäftsverkehr weiterhin als „offizielle BMW-Vertretung“ bezeichne sowie, beispielsweise am Annahme-Schalter, die Bildmarke „BMW“ verwendet habe sowie verschiedene Bezeichnungen wie „BMW Service“, „BMW Mini Service“, „BMW Garage“.

Weiter machte BMW geltend, dass es in den Jahren 2014 bis 2017 wiederholt zu Vorfällen gekommen sei, bei den BMW-Kunden, die Beklagte aufgrund des angegriffenen Verhaltens irrtümlicherweise für eine offizielle BMW-Händlerin, BMW-Partnerin bzw. BMW-Vertretung hielten (Rn. 4.1 der Entscheidung). Die Beklagte machte in ihrer Klageantwort geltend, dass sie auf den Gebrauch der Marken der Klägerin aufgrund Ihrer Geschäftsfähigkeit mit Original-Markenwaren der Klägerin angewiesen sei (Rn. 5.2).

Das Gericht stellt fest: Verwendet ein Geschäftsinhaber die fremde Marke für sein Angebot an Original-Markenartikeln oder zur Werbung für Reparaturen in Servicearbeiten, die Original-Markenartikel zum Gegenstand haben, so verletzt er das Markenrecht nicht, wenn seine Werbung sich deutlich auf seine eigenen Angebote bezieht (Rn. 4.3.2). Allerdings, so das Gericht, findet die Werbung mit einer Drittmarke ihre Grenze nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dort, wo beim Publikum des unzutreffenden Eindruckes einer besonderen Beziehung des mit der Marke werbenden Anbieters zum Markeninhaber erweckt wird, so z. b. wenn die Drittmarke so benutzt wird, dass der Durchschnittsabnehmer fälschlicherweise annimmt, der Anbieter sei dem Vertriebssystem für Original-Produkte in irgendeiner Form zuzurechnen (Rn. 4.4.2). So sei es im vorliegenden Fall. Das Gericht untersagte der Beklagten daher u. a. die Verwendung eines Pylonen mit der Aufschrift „BMW Service“ mit Hinweis darauf, dass die Beklagte nicht darauf angewiesen sei, die Pylonen von ihrer Garage in Anlehnung auf die offizielle BMW-Werbung zu gestalten (Rn. 5.1.8). Auch die weitere Verwendung der Bezeichnung „BMW Service“ beziehungsweise „BMW Mini Service“ auf den Visitenkarten sowie auf den Overalls der Angestellten und der Website der Beklagten, hat das Gericht als unzulässig erachtet (Rn. 5.1.11), da die Verwendung dieser Bezeichnungen vom Verkehr als ein Hinweis auf „offizielle Vertragsgarage“ verstanden würde. Daher seien diese Aussagen wettbewerbsrechtlich irreführend.

(Quelle: https://entscheidsuche.ch/view/GL_OG_001_OG-2017-00019_2023-11-17)

Anmerkungen: Für den Bereich der EU hat der deutschen BGH in einer aktuellen Entscheidung dem Anbieter von Autoersatzteilen untersagt, das   -Logo von Audi im Zusammenhang mit dem Anbieten eines Kühlergrills als Ersatzteil für Audi-Fahrzeuge zu verwenden (GRUR 2024, 291ff.) Diese Entscheidung steht in direkter Linie mit der Leitentscheidung „BMW-Deenik“ aus dem Jahre 1999. Auch in jenem Fall, wo sich der Beklagte unter anderem als „Fachmann BMW“ bezeichnet hatte, ohne BMW-Vertragshändler zu sein, hatte der EuGH festgestellt, dass eine solche Benutzung dann verboten werden kann, wenn die Marke in einer Weise benutzt wird, die den Eindruck erwecken kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Drittunternehmen und dem Markeninhaber besteht (EuGH vom 23.02.1999, Rn. 64).

Umfang einer Widerklage von dem Unionsmarkengericht (Art. 128; Art. 124 Unionsmarkenverordnung)

Mit Urteil vom 08.06.2023 (C-654/21) hat der EuGH (Zehnte Kammer) in Bezug auf den Umfang einer in eine markenrechtlichen Verletzungsstreit als Verteidigungsmittel erhobenen Widerklage wie folgt entschieden:

„Art. 124 Buchst. d in Verbindung mit Art. 128 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke ist dahin auszulegen, dass eine Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit einer Unionsmarke sämtliche Rechte betreffen kann, die der Inhaber dieser Marke aus ihrer Eintragung ableitet, ohne dass die Widerklage in ihrem Gegenstand durch den Rahmen begrenzt wird, der durch die Verletzungsklage abgesteckt wird“.

Ausgangspunkt der Entscheidung war ein Vorabentscheidungsersuchen aus Polen. In dem zugrunde liegenden Rechtsstreit hatte LM, Inhaber der Unionswortmarke „Multiselect“, gegen KP (Beklagter) eine Klage wegen Verletzung vorstehender Marke erhoben. Der Beklagte wiederum erhob Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit der angegriffenen Marke. Die Verletzungsklage wurde anschließend vollständig abgewiesen.

In Bezug auf die Widerklage stellte das Gericht in Polen die Vertragsfrage, inwieweit es über die Widerklage zu befinden habe, wenn ihr Gegenstand, wie im Ausgangsverfahren, über ein „Verteidigungsmittel“ gegen die Verletzungsklage hinausgehe, denn die Widerklage betreffe nicht nur die von der Hauptklage erfassten Waren und Dienstleistungen, sondern gehe darüberhinaus. Das vorlegende Gericht war der Auffassung, dass die Widerklage nur diejenigen Forderungen umfassen könne, die in einem tatsächlichen Zusammenhang mit dem Verletzungsverfahren stehen. Anderenfalls bestünde die Gefahr, dass das Hauptverfahren hinter die Widerklage „zurücktrete“.

Der EuGH dazu festgestellt: Mangels einer Definition des Begriffs „Widerklage“ in VO (EU) 2017/1001 sei festzustellen, dass darunter grundsätzlich eine Gegenklage zu verstehen sei, die der Beklagte in einem vom Kläger betriebenen Verfahren vor demselben Gericht erhebt (Verweis auf EuGH GRUR 2022, 1669 Rn. 36 – Gemeinde Bodman-Ludwigshafen).

Weiter, so der EuGH, Rn. 32, sei eine Widerklage nicht mit einem bloßen Verteidigungsmittel zu verwechseln. Es handele sich um einen gesonderten und eigenständigen Antrag, dessen prozessuale Behandlung von der Klage unabhängig ist und der so mit auch dann weiterverfolgt werden kann, wenn die Klage des Klägers abgewiesen wird. Somit, so der EuGH, ist der Begriff „Widerklage“ zwar als Rechtsbehelf zu verstehen, der die Erhebung einer Verletzungsklage voraussetzt und daher mit dieser im Zusammenhang steht, doch zielt dieser Rechtsbehelf darauf ab, den Streitgegenstand zu erweitern und die Anerkennung eines von der Klage gesonderten und eigenständigen Antrages zu erreichen, insbesondere um die betreffende Marke für nichtig erklären zu lassen (Rn. 38 unter Verweis auf EuGH Entscheidung GRUR 2022, 1669 Rn. 39 – Gemeinde Bodman-Ludwigshafen). Damit unterscheide sich die Widerklage von einem bloßen Verteidigungsmittel und ihr Schicksal hängt nicht von demjenigen der Verletzungsklage ab (Rn. 34).

Nach alledem kommt der EuGH zu folgendem Schluss: In Anbetracht des eigenständigen Charakters der im Art. 128 der Unionsmarkenverordnung vorgesehenen Widerklage, kann ihr Gegenstand somit nicht durch den Inhalt des Verletzungsverfahrens, in dessen Rahmen die Widerklage erhoben wird, begrenzt werden (Rn. 35).

Kommentar: In der anwaltlichen Praxis wird daher bei der Entscheidung, ob eine Verletzungsklage erhoben werden soll, gegen eine Verletzungshandlung, die nur einen relativ kleinen Teil des WDL-Verzeichnisses der herangezogenen Marke betrifft, tatsächlich eine Verletzungsklage erhoben werden soll. Der EuGH hat ja nunmehr klargestellt, dass das Risiko besteht, dass im Rahmen der Widerklage nach Art. 128, welcher auf sämtliche in der Verordnung geregelten Verfalls- oder Nichtigkeitsgründe gestützt werden kann (Art. 128, Abs. 1) die klägerische Marke gegebenenfalls vollständig zu Fall gebracht werden kann.

Quelle:

https://betriebs-berater.ruw.de/wirtschaftsrecht/urteile/Verhaeltnis-der-Widerklage-auf-Erklaerung-der-Nichtigkeit-einer-Unionsmarke-zur-Verletzungsklage-45030

GMP News für  November 2022 CH-Bundesgericht zum Beweis demoskopischer Umfragen (Lindt gegen Lidl)

In seiner Entscheidung vom 30. August 2022 (4A_587/2021) hat sich das CH-Bundesgericht mit dem Beweiswert von demoskopischen Umfragen befasst.

Ausgangspunkt der Entscheidung des zugrunde liegenden Streits war, dass zwei Lidl-Gesellschaften vor Ostern 2017 in der Schweiz Schokoladenhasen in einer Goldverpackung angeboten hatten. Dagegen war die Klägerin und spätere Beschwerdeführerin Lindt & Sprüngli AG gestützt, auf Ihre Formmarken No. 696955 und Nr. P-536640 wegen behaupteter Markenrechtsverletzung vorgegangen. Gegen die von Lindt erhobene Klage vor dem Handelsgericht Aargau erhob die Beklagte und spätere Beschwerdegegnerin die Einrede der Schutzunfähigkeit. Die Beklagten vertraten die Auffassung, die im Markenregister eingetragenen Zeichen von Lindt seien Gemeingut und aus diesem Grund vom Markenschutz ausgeschlossen. Lindt machte hingegen die Schutzfähigkeit seiner Marken auf der Grundlage von Verkehrsdurchsetzung geltend und legte als Nachweis dafür das Ergebnis einer repräsentativen Meinungsbefragung vor. Dieses Gutachten attestierte dem Lindt Goldhasen eine „aktive Bekanntheit“ in der Schweiz von 94% (in Gold) und von 95% (in Schwarz-Weiss) sowie eine ungestützte Zuordnung von 87% (in Gold) und 89% (in Schwarz-Weiss). Nach Auffassung des Handelsgerichts stellten jedoch die von der Beschwerdeführerin (Lindt) vorgelegten demoskopischen Erhebungen nichts anderes dar als „Privatgutachten, die als blosser Bestandteil der Parteivorbringens anzusehen“ seien. Das Handelsgericht wies die Klage im Übrigen deshalb ab, weil es der Auffassung war, dass der Lidl-Hase ausreichend unterschiedliche Merkmale aufweise, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu verneinen. Das Bundesgericht gab der Beschwerde von Lindt gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kanton Aargau vom 16. September 2021 (HOR.2018.56) u.a. mit folgenden Erwägungen statt:

Die (dreidimensionalen) Marken, auf welchen die Klägerin ihre Ansprüche fusste, – mögen sie auch ursprünglich kennzeichnungsschwach gewesen sein -, seien in Folge der (notorischen) Verkehrsdurchsetzung im Laufe der Jahre zu starken Zeichen geworden, denen angesichts ihrer Bekanntheit eine erhebliche Individualisierungskraft innewohne. Damit sei von einem weiten geschützten Ähnlichkeitsbereich auszugehen (Bundesgericht a.a.O, E 8.2).

Weiter nahm das Bundesgericht Verwechslungsgefahr an. Zwar sei der Vorinstanz zuzustehen, dass sich die Lidl-Hasen in Details von den Lindt-Hasen unterschieden. Diese Details mögen bei einem aufmerksamen Vergleich unterscheidbar sein. Für die markenrechtliche Verwechselbarkeit sei indes der Gesamteindruck massgebend, den sie im Gedächtnis der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E.3.1). Vor diesem Hintergrund hätte das Handelsgericht den Schluss ziehen müssen, dass die Marken bei den Verkehrskreisen der Beschwerdeführerin als im Verkehr durchgesetzte, besonders kennzeichnungskräftige Zeichen prägende Erinnerungsvorstellungen hinterlassen, an die sich die von den Beschwerdegegnern vertriebenen Hasen stark und in irreführender Weise anlehnen (a.a.O, E 8.3). Daran ändere auch das auf den Lidl-Hasen aufgedruckte Etikett „FAVORINA“ nichts. Gerade bei Lebensmitteln könne nicht ohne Weiteres angenommen werden, dass der mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit handelnde Käufer sich durch die Lektüre von Anschriften bei seiner Auswahl orientiere. Hingegen werde er ihm bekannte Produkte nicht zuletzt anhand der Form und der Ausstattung wählen (E.8.4).

Schliesslich habe die Vorinstanz die bundesrichterliche Rechtsprechung verkannt, wenn sie die von der Klägerin vorgelegten Ergebnisse demoskopischer Umfragen als reinen „Parteivortrag“ qualifiziert. Das Bundesgericht habe demoskopische Erhebung schon immer die Eignung zum Beweis der Verkehrsdurchsetzung zugesprochen, soweit diese auf wissenschaftlich konzipierten und korrekt durchgeführten Umfragen basierten (Bundesgericht a.a.O, E 4.5.3 mit Verweis u.a. auf BGE 131 III 121 sowie BGE 130 III 328 E.3.5). Dies werde, so das Bundesgericht, auch in der Lehre durchwegs anerkannt.

Ergänzend weist das Bundesgericht darauf hin, dass im Verwaltungsverfahren zur Eintragung einer Marke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung vor dem Eidgenössischen Institut eine von den Parteien einzuholende Umfrage zum Nachweis (Glaubhaftmachung) der Verkehrsdurchsetzung nicht nur zulässig, sondern faktisch verlangt werde (a.a.O,E 4.5.4). Das Verwaltungsverfahren vor dem IGE und der markenrechtliche Zivilprozess unterschieden sich insoweit einzig im Beweismass, nicht aber in der Frage der beweisrechtlichen Zulässigkeit privat in Auftrag gegebener demoskopischer Erhebungen.

Daher stellt das Bundesgericht fest: „Eine Umfrage, die bezüglich der befragten Personen und der verwendeten Methoden wissenschaftlich konzipiert und korrekt durchgeführt worden ist, ist zum Beweis der markenrechtlichen Verkehrsdurchsetzung im Zivilprozess tauglich, ja ist das geeignetste Beweismittel. Dies gilt unabhängig davon, dass es von einer Partei ins Verfahren eingeführt wurde. Es handelt sich um ein Dokument (ein Schriftstück), das geeignet ist, eine rechtserhebliche Tatsache zu beweisen, um damit um eine Urkunde im Sinne von Art. 177 ff. ZPO“.

Link zur Entscheidung:

https://www.bger.ch

Deutschland hat mit Note vom 30. April 2021 das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, abgeschlossen am 13. April 1892, mit Wirkung zum 31. Mai 2022 gekündigt. Ab dem 1. Juni 2022 können sich Markeninhaber in Deutschland und der Schweiz somit nicht mehr auf die Benutzungsfiktion dieses Übereinkommens […]